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“贴牌”加工中商标保护问题探析

  发布时间:2017-08-21 14:40:01


【内容摘要】

从中国入世后的贸易格局看来,中国的出口优势主要依靠劳动密集型产品,而发达国家往往在技术型产品方面拥有更强的竞争力,加之中国贴牌加工企业缺乏知识产权、侵权风险等法律知识与保护意识,使得侵权法律纠纷大量涌现。同时由于涉外委托加工中的贴牌行为性质界定的复杂性以及相关法律法规的滞后性,导致司法、行政等部门在侵权问题的认定上存在不确定性与不统一性,这无疑不利于中国企业,乃至中国的贸易市场的良性发展。因而在依据商标混淆理论以及总结司法实践经验的基础上,急需明确涉外委托加工中的单纯贴牌行为,并不是商标的使用行为,从而不会对相关公众造成混淆,进而不构成对国内商标权人权利的侵犯,以给予各方指导。

【关键词】 贴牌加工 商标侵权 风险防范

在经济全球化的大背景下,世界的经济格局也不断变化。后金融危机时代,随着原材料价格及人工成本上涨、能源供应紧张、海外市场疲软等不利因素加剧,中国贴牌加工企业生存日益艰难,但就现阶段而言,贴牌加工仍然是我国外贸出口的重要形式,是加工贸易中的一种主要方式。

一、贴牌加工的概述

严格意义上的贴牌加工分为国内与涉外两种,国内贴牌加工行为本质上属于我国合同法意义上的加工承揽合同,涉及商标侵权问题的直接适用我国相关法律法规的的规定。因而不在讨论范围。就涉外贴牌加工而言,是指是指国外商标权人委托我国国内生产制造商,生产其所指定的商标标识的产品,该贴牌产品全部出口至国外,而不在中国境内销售的行为。即我们在此讨论的是,由我国加工制造方报关出口,外国定作方拥有销售国的商标权并将加工商品全部销往该国的情形。

生产制造商不具有生产制造产品的商标权是贴牌加工企业的共有的属性,依据生产制造能力与领域的不同,贴牌加工企业又可划分不同的类型,如OEM企业、ODM企业、EMS企业等。

OEM,是指完全接受委托方指定,按原图设计代工制造的企业。生产制造厂家接受另外厂家的委托,为其生产产品或产品配件,亦称为定牌生产或授权贴牌生产。定牌生产是一种代工生产方式,是“三来贸易”的重要形式之一。

ODM,是指为不仅为客户提供制造,而且具有一定的研发能力,能为之提供设计的代工服务企业。其特点是对产品设计拥有自主知识产权。

EMS,是指提供经济规模及全球各地的电子专业代工制造服务。 EMS相较ODM的突出特点是其提供全球运筹通路与全球组装工厂,但无ODM的研发能力。

此外还有台湾鸿海集团首创的代工服务模式CMMS ,其内涵是包括关键零组件、模块化组合、全球供应链的综合服务。其内部又可分为JDVM(共同设计开发制造)与JDSM(共同设计服务制造)。JDVMEMS的不同在于,JDVM提供了客户维护与全球维修,而JDSM又比JDVM多了产品设计的部分。总而言之,无论何种生产方式,生产制造企业都不具备自有品牌,因而可以统统归入贴牌加工企业的范畴。

二、贴牌加工中的商标侵权问题探究

涉及贴牌加工生产中的知识产权侵权问题,其存在多类型的侵权方式,侵权原因亦是多方面的。从中国海关历年扣留的货物我们可以看出,其中商标侵权占据了绝大部分,成为该领域侵权问题的主要形式。以海关为例,从2015年中国海关总署官网公布的数据1我们看到,在扣留的涉案货品中,涉及商标专用权类型的占到了96.86%。同时我们注意到,海关总署早在《2007年中国海关知识产权保护备忘录》中就以特别指出,有许多贴牌加工企业对国际贸易相关知识产权问题尚缺乏深入了解,在签订定牌加工合同时,没有审查委托人是否拥有所委托使用的知识产权,往往造成无意识侵权。在实践中,尤以商标侵权为甚。这种无意识侵权的存在,正突出反映了厘清贴牌加工中所涉及的商标侵权问题的必要性与紧迫性。

(一)贴牌加工中的商标侵权的处理机关及依据

贴牌加工的生产模式其监管涉及到许多国家行政部门,如海关总署、商务部、国家税务总局、国家外汇管理局和出入境检验检疫局等等,单就商标使用问题而言主要涉及的行政机关主要是工商行政管理局。同时作为维护社会公平与正义的最后一道屏障的司法机关,是涉外贴牌加工的商标侵权问题的“执牛耳者”,因而法院的判罚往往具有风向标的作用。

(二)贴牌加工中的商标侵权的司法典型判例

1、“耐克”商标侵权案

2000年,西班牙某公司委托浙江某公司和嘉兴市某制衣厂生产耐克男滑雪衣,由西班牙公司提供原材料、商标吊牌等,该西班牙公司在西班牙拥有耐克商标。同年8月,浙江公司报关出口,但美国耐克公司向海关申请扣留这批服装,之后向法院起诉,要求西班牙公司、浙江公司、嘉兴制衣厂停止侵权,并赔偿损失。法院经过审理,作出判决:被告西班牙公司在华侵犯美国耐克公司的注册商标专用权。判决三被告立即停止侵权,各自赔偿原告损失。2本案宣判后,被告不服上诉,省高院二审驳回上诉、维持原判。

2、“ENHANVOL”商标侵权案

2002年,广州某药业有限公司与某国外公司签订合同,接受委托对该公司提供的灵芝孢子粉及胶囊进行包装加工,加工商品胶囊上印有“ENHANVOL”字样,胶囊加工完成后由国外公司在香港进行销售。2004年,广州某生物工程有限公司以该国外公司公司未经许可,委托广州某药业有限公司在大陆地区加工制造印有“ENHANVOL”商标的同类商品,并在香港销售,侵犯其注册商标专用权,应承担侵权责任为由向法院起诉,要求赔偿经济损失,并在媒体上公开赔礼道歉等。二审法院维持一审中关于广州某药业有限公司、某国外公司立即停止侵权等判决事项,但将一审赔偿判决项目变更为赔偿原告公司为制止侵权而支出的合理费用。3

3、“鳄鱼”商标侵权案

2009年底,无锡某国际贸易有限公司与韩国某公司签订了一份加工合同,由无锡公司加工一批牛仔裤。此前,无锡公司一直从事服装定牌加工业务,并且多年接受韩国该公司的委托订单,加工经(新加坡)鳄鱼国际机构私人有限公司授权的鳄鱼牌服装。20101月,无锡公司加工完毕申报出口,上海海关告知上述货物涉嫌侵犯香港鳄鱼恤公司的“CROCODILE”注册商标专用权,海关已予以扣留。3月,无锡公司向法院提起诉讼,请求法院确认其不侵犯香港鳄鱼恤公司的注册商标专用权。法院一审判决确认原告申报出口韩国的牛仔裤上使用该商标的行为不构成对注册商标专用权侵犯。被告不服,提起上诉。20117月,二审法院做出驳回上诉,维持原判的二审判决。4

(三)司法机关认定是否侵权的态度与趋势

关于我国加工制造方报关出口,外国定作方拥有销售国的商标权并将加工商品全部销往该国的情形下,是否构成对我国商标权人侵权的问题,以上代表性的三个判决,反映了法院在此问题上的三种态度。在“耐克”商标案中,法院认定该种行为构成侵权;在“ENHANVOL”商标案中,认定侵权成立,但驳回了被侵权人关于赔偿的请求;在“鳄鱼”商标案中,认定该种行为不构成对我国商标权人商标权的侵害。在尚无法律对该问题做出明确规定,同时亦无最高院司法解释的情况下,法院审判该类案件的法院观点是否有主流与趋势?

从纵向来看,法院观点变化大体上分为三个阶段。第一阶段(04年之前),法院普遍认定该行为不构成商标侵权。2004年北京市高院发布《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》,第13条解答针对“受境外商标权人委托贴牌加工的商品仅用于出口,其商标与权利人的注册商标相同或者近似的,其行为是否构成侵权?”这一问题,北京市高院解答为:“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。贴牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托,并且受委托贴牌加工的商品不在我国境内销售,不可能造成相关公众的混淆、误认,不应当认定构成侵权。”这一意见恰恰符合学术界、企业界所发出的声音,但鉴于商标法律和法规的立法现状,在既无现有法律法规的规定做依托,又非最高司法机关出台的情况下,该意见最终被摒弃。

第二阶段(04-10年),部分法院认定该类行为构成商标侵权。法院的认定共同点是判决加工方的行为构成商标侵权,承担停止侵权以及赔偿损失的民事责任或是维持行政机关的行政处罚决定,其裁判的法律依据均引用了原《商标法》第五十二条第(一)款之规定5,其理由主要是认为我国商标侵权并不以“混淆可能性”为构成要件,不在国内销售,不会造成混淆均不影响商标侵权的认定。不难看出法院判决的基点是将被告的行为默认为商标的使用行为。

第三阶段(10-今),法院普遍认定该行为行为不构成商标侵权。针对法院行政诉讼判决不一的现状,最高人民法院办公厅在201071日回复我国海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中指出:“涉外定牌产品中产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义,并不在国内市场发挥识别商品来源的功能,我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品,不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为。”最高院复函虽不属于司法解释,但对地方法院的判决,尤其是行政判决具有指导意义。但最直接的意义是针对海关的执法,对地方法院的审判,最高院并没有给出明确的意见。

笔者认为,国外商标权人委托我国国内生产制造商,生产其所指定的商标标识的产品,该贴牌产品全部出口至国外,而不在中国境内销售的情况下,国内商标权人不能主张其商标权受到该生产制造商贴牌行为的侵害。理由主要有以下几点:

首先,从功能上来看,商标的基本功能在于商标的识别性,即区别不同商品或服务的来源,因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能;其次,从效果上看,商标侵权应当结合是否会使相关公众对商品产生混淆或误认来进行综合判断,定牌加工商品与国内注册商标的商品分属于境内、境外两个不同的销售市场,不可能使相关公众对商品的来源产生混淆或误认;再次,从性质上来看,加工方与定作方之间系加工承揽关系,单纯的贴牌行为并非“商标意义”上的使用6,仅是加工产品的一个环节,并未发挥出商标应有的识别功能,标牌本身价值的大小并不影响加工方的收益;最后,从危害性上看,判定某行为具有违法性,除了该行为符合法律规定的构成要件外,还需对社会主体有产生危害后果的可能性,而贴牌行为并未给国内注册商标人造成实际或预期损失。

三、贴牌生产企业的风险防范

我们主张涉外委托加工中的单纯贴牌行为不构成商标侵权,并不意味着受托企业在商标问题上可以高枕无忧,贴牌生产企业仍需预防商标侵权风险。一方面,法院的认定首先在诉讼中体现,而企业首先要面对的是竞争激烈的市场,陷入不必要的诉讼对企业的生存也许是致命的,尤其是在当前这样恶劣的市场大环境下;另一方面,在委托加工合同中,贴牌生产企业面对的是合同的相对人以及合同外不特定的第三人,对于特定的一般个体而言并不像司法机关一样掌握完善的法律知识,若企业不进行商标侵权风险的预防,很可能使某些主体存在侥幸心理,如试图通过诉讼获得不正当利益或产生消极应诉、逃避责任的问题,使得企业陷入诉累。因此,贴牌生产企业需预防商标侵权风险的发生。

明确商标责任的承担是首要。其最有效的方式的在合同中写明商标权利瑕疵担保条款。明确委托方应保证,本委托生产的商品上所贴附商标,不侵犯第三人的商标权利。如受托方在从事本贴牌委托加工项下所应有的或允许的行为时,被第三方主张商标权利,或工商、海关部门给予商标侵权的行政处罚,进而遭受损失的,委托方应赔偿受托方由此造成的损失。

确认委托方的是否为商标权利人。注意审查其《商标注册证》或相关权利证明、商标许可使用合同等材料。若委托方为商标权利人,则其负有相应的瑕疵担保义务。虽然委托方是否为商标权利人不影响贴牌行为的定性,但拥有自身品牌的委托方具有信誉高,运作相对规范,履约能力强等优势,企业选择之风险小。

最后还应做好相应的保密工作,尽可能的排除合同外第三方的干扰。签订合同时附加相应的保密条款,同时在生产过程中,对所贴商标做有针对性的保密工作,从而最大限度的降低企业涉诉的风险。

参考文献

[1]中华人民共和国海关总署.2014年中国海关知识产权保护状况.http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab2559/info739906.htm最后访问时间20161110

[2]深圳市中级人民法院(2001)深中法知产初字第55号判决书.

[3]广东省高级人民法院(2007)粤高法民三终字第252号判决书.

[4]上海市第一中级人民法院(2011)沪一中民五()终字第130号判决书.

[5]原《商标法》第五十二条规定:有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;……

[6]《商标法》第四十八条 本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

责任编辑:王云祥    

 

 

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